反向工程会专利侵权吗？这里有一个真实的案例

反向工程（Reverse Engineering或Back Engineering）也常被称为逆向工程，是很多技术人员都曾采用过的研发手段之一，即通过对拟破解的技术或产品进行逆向的分析和研究，逐步倒推、演绎出该产品或技术的原理、流程、结构、比例、规格等技术要素，然后在这些要素的基础上进行运用、仿制或新产品研发设计等。

反向工程的产生与技术和知识产权壁垒有很大关系，由于国家、企业之间的技术封锁和保密，其他国家和企业想要获知自己尚不具备的技术，通过反向工程是最理想的选择之一。反向工程也可能被用于保护自身的知识产权，如在发生知识产权诉讼时，企业要确定某个对手可能侵犯了自己的专利权或商业秘密，通过采购相关产品进行反向工程的破解，寻找相关证据，也是诉讼中频繁发生的事。

作为一种技术手段，无论是出于研究、仿制的原因，还是确定是否侵权的原因，反向工程都与知识产权之间有着非常密切的联系。

而对于以反向工程为研发路径的企业，也不可避免地需要面对“是否会侵犯他人知识产权”的问题。今天七星天带您回顾一个发生在多年前、非常典型的337调查案，聊聊以反向工程为研发路径的企业如何防范海外知识产权诉讼风险的话题。

钕铁硼磁性材料337调查案

1995年2月，美国特种钢生产企业Crucible Materials Corporation（以下简称Crucible公司）向美国国际贸易委员会（USITC）提出申请，请求对包括三环新材料高科技公司（以下简称“三环新材料”）、宁波科宁达工业有限公司（以下简称“宁波科宁达”）等两家中国企业在内的8家公司进行337调查，以确定这些公司对美国出口、销售的钕铁硼磁铁产品侵犯了自己所持有的专利，专利号为US 4,588,439。1995年3月9日，USITC正式立案，案件号为337-TA-372。

本案的原告Crucible公司是拥有百年历史的美国老牌特种钢厂商，1900年由13家当时美国的钢铁企业合并组建而来，其前身则可追溯到1876年的一家钢铁公司。经过长期的发展和积累，该公司在美国和欧洲、日本等地申请了一系列新型特种钢材的相关专利。Crucible公司的钢材产品被广泛应用与汽车工业、日用钢、太空工程、机械制造等领域。

本案涉及的两家中国被告北京三环新材料高科技公司和宁波科宁达工业有限公司是关联企业。三环新材料成立于1985年，是中科集团旗下从事新材料研发和产业化的企业。宁波科宁达公司则成立于1988年3月，是由三环新材料、宁波联合集团总公司工业公司、宁波电子信息集团有限公司和美国TridusInternational, Inc联合组建的中外合资企业。

本案涉案专利US 4,588,439于1986年5月13日获得授权，该专利是关于一种涉及特定配比的永磁体合金产品，其权利要求1描述的是“一种永磁体合金，基本上由以重量百分比计30%-36%的至少一种稀土元素，60%-66%的铁元素，6,000-35,000PPM的氧元素和余量的硼元素组成。”（A permanentmagnet alloy consisting essentially of, in weight percent. 30 to 36 of atleastone rare earth element, 60 to 66 iron, 6,000 to 35,000 ppm oxygen and balanceboron.）这实际上描述了一种权利要求范围较广的含稀土元素和硼元素的永磁体合金钢，其中的稀土元素事实上是钕元素。

以上是案件的基本信息，本案值得关注的是案件发生前三环新材料和宁波科宁达在研发同类产品过程中的一些情况。

含钕元素的钕铁硼磁体被成为“磁王”，是第三代稀土永磁材料，具有体积小、重量轻、磁性强、机械性能良好等特点。这种材料由日本科学家在1983年发明，在上世纪80年代，我国还没有掌握该项技术。

早在宁波科宁达公司1988年成立之前，中科院物理研究所的一家实验室就对当时国际上已有的稀土永磁体合金材料进行了研发，通过反向工程，基本摸清了钕铁硼磁体的生产过程。中科大当时磁性材料专业也有研究人员在此基础上实现了将钕铁硼材料从实验室研究向转向规模化生产的技术突破。

正是因为国内科研院所和高校在该领域的技术进步，1988年中美合资的宁波科宁达成立，引进了美国设备，成为国内首家生产钕铁硼磁体的公司。90年代初，宁波科宁达的技术人员经过实践研究，弄清了相关设备的工作原理，并结合企业自身产品特点进行了自主开发，进一步提高了生产效率。

与此同时，宁波科宁达的投资方之一三环新材料也在当时的总经理、中国工程院王震西院士的带领下，展开钕铁硼磁体材料的研发和工业化生产。1993年，三环新材料取得了美国通用汽车公司和日本住友特殊金属公司的钕铁硼烧结磁体专利许可，产品也全面进入国际市场，并很快发展成为世界五大钕铁硼材料制造商之一，产品90%以上供应出口。

然而，也正是在三环新材料和宁波科宁达进军海外的同时，1995年，他们遭遇了来自Crucible公司发起的337调查。

诉讼是2月发起的。在应诉7个月后，当年的10月11日，三环新材料和宁波科宁达与原告Crucible公司达成和解，两家被告同意不再对美出口或在美销售原告声称侵权的钕铁硼产品，ITC则基于此颁布了对这两家公司的终止调查的同意令。此后，ITC继续对其余几家未和解的被告展开调查，并在调查中认定侵权事实成立。1996年5月，ITC发布了包括这几家企业产品在内的针对钕铁硼磁铁产品的普遍排除令。

不过，对于涉案的两家中国公司来说并没有结束。1996年的3月4日，Crucible公司再次向ITC提起申请，称三环新材料和宁波科宁达以及其合作的美国公司违反了同意令内容，继续向美国进口并销售被控侵权的磁铁产品。在再次经历了近1年的调查之后，1997年1月，行政法官的判决意见认为，在达成同意令后，两个中国公司并未按照内容减少侵权产品的进口及销售，而是在其后累计33天/次违反了同意令，同时建议法官对其处以高额罚款。

最终，在对侵权次数进一步确认之后，ITC颁布的判罚认为两个被告共侵权31天/次，被处以5万美元/天的罚款，总额高达155万美元。

其后，被告不服，向联邦巡回上诉法院提起上诉，而上诉法院最终支持了ITC的判罚。

案情之后的几点思考

在七星天看来，本案可以看作以逆向工程为研发路径的企业、产品在走出国门后，在海外遭遇知识产权壁垒的典型。

上世纪80-90年代，在一些高精尖技术领域，我国与世界成熟技术或产品有着较大的差距，这一时期也成为国内科研机构和技术类企业密集地采用逆向工程实现技术赶超的一个时期。

当逆向工程的成果通过商业运作进入市场成为产品之后，相关的企业如果将产品销售出海，也就面临着更多的海外侵权风险。由于逆向工程目前仍然是很多科研机构、企业普遍都会采用的研发方式之一，审视该案至今也依然有其意义。

对于以逆向工程为主要研发路径的技术领域，取得技术突破就可能意味着侵权。由于这一风险的存在，在逆向工程破解某项技术/产品之前，需要对相关技术/产品的专利情况做出调查和分析，了解该技术/产品的专利布局情况、专利保护范围，明确侵权风险。这一工作，科研机构可能会在研发过程中忽略，但对于实际生产产品的企业来说，则非常有必要去做，在企业产品销售出海的情况下更是如此。

本案中，三环新材料的情况就很典型。中科院物理所、中科大磁性材料专业的研究人员实施了对钕铁硼材料逆向工程并取得了成果。作为研发机构，他们既没有、也并不需要对该领域的专利侵权风险进行详细的调查；而作为使用该技术并生产相关产品销售至美国的三环新材料，则非常需要对该领域美国的专利布局情况进行分析，并评估可能的诉讼风险。三环新材料正是因为缺少这一基础性工作，才在被美国竞争对手提出337调查申请之初，就陷入了被动。

在对该领域专利侵权风险进行评估之后，如果发现侵权风险较大的专利，企业可以通过多种方式来尽可能地降低诉讼发生的几率，如对产品进行规避设计、对自己在同技术路线上研发的新工艺和新技术申请专利保护等，必要时还可以在律师的帮助下与专利持有方接洽，寻求许可或交叉许可的可能。在本案中，三环新材料值得肯定的一点是在案发之前取得了通用汽车和住友的专利许可，不过，取得许可并不意味着不会遭受来自其他对手的起诉。

企业应在进入他国市场前，在该国进行专利布局，建立自己的专利储备。拥有相关专利储备，才可能与竞争对手达成交叉许可协议，谈判也才会有底气，同时间接避免专利诉讼和337调查的爆发。根据七星天检索，被告三环新材料和宁波科宁达在1995年时，没有一件已授权的美国专利，甚至没有美国专利申请。这样的情况等同于“裸奔”，缺乏在谈判桌上与对手讨价还价的本钱。这种情况也使得三环新材料在遭遇337调查后8个月，被迫与原告达成不再对美出口、进口或销售相关被诉侵权产品的同意令。

在该案中，还有一个非常值得关注的点，是关于337调查的同意令。同意令的适用情形是被告在不承认自身法律责任的前提下，同意终止某些被控侵权产品的对美国的进口或销售，并以此结束337调查。根据《美国联邦规章典集》（CFR）第19章第210.21(c)(3)(ii)节，同意令也以ITC其他救济措施命令的方式执行。这意味着同意令和337调查其他救济令有着同样的执行力度，不可轻忽。然而三环新材料和宁波科宁达却在同意令签署之后，违反同意令内容，继续销售相关产品到美国，这一行为使得自身最终遭受了ITC高额惩罚性赔偿的严厉判罚。这一情况的发生表明，作为被告的两家中国企业对不仅对337调查的严重后果认识不足，对其执行效力也缺乏足够的认知。

整体来看这一案件，今天人们仍然能在案情中感受到上世纪90年代我国企业对海外知识产权环境极度缺乏了解的困顿。归根结底是我们的企业和研发人员在当时的环境下，对美国的市场规则、知识产权环境以及337调查的危害和应对之道太缺乏了解和认知，对于企业知识产权基础工作做的不够。

过去30年，中国外向型经济的发展过程中，企业走出海外都需要去对他国知识产权风险进行补课，积累自己的他国专利储备，直到今天仍然如此。